改变方法专利的步骤顺序是否构成等同侵权
再审申请人浙江乐雪儿家居用品有限公司与被申请人陈顺弟,一审被告,二审上诉人何建华,第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案
最高人民法院(2013)民提字第225号
各位早上好！今天是2021年6月28日。星期一。
今天分享最高人民法院知识产权审判案例指导第六辑中的第5个审判规则。
审判规则5：改变方法专利的步骤顺序是否构成等同侵权
在再审申请人浙江乐雪儿家居用品有限公司(以下简称乐雪儿公司)与被申请人陈顺弟,一审被告,二审上诉人何建华,第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案[(2013)民提字第225号]中,最高人民法院指出,方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致发生步骤顺序改变时限制等同原则的适用,关键在于所涉步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种顺序改变是否会带来技术功能或者技术效果的实质性差异。
本案的基本案情是:陈顺弟系“布塑热水袋的加工方法”发明专利(即本案专利)的权利的人。本案专利权利要求1为:“布塑热水袋的加工方法,布塑热水袋由袋体,袋口和袋塞所组成,所述的袋体有内层,外层和保温层,在袋体的边缘有粘合边,所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖,螺纹塞座的外壁有复合层,螺纹塞盖有密封垫片,袋塞中的螺纹塞座是聚丙烯材料,复合层是聚氯乙烯材料,密封垫片是硅胶材料所制成,其特征在于:第一步:首先取内层,保温层以及外层材料;第二步:将内层,保温层,外层依次层叠,成为组合层;第三步:将两层组合层对应重叠,采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合;第四步:对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪;第五步:取聚丙烯材料注塑螺纹塞座,再把螺纹塞座作为嵌件放人模具,另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座外二次注塑复合层;第六步:将有复合层的螺纹塞座安入袋口内,与内层接触,采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合;第七步:对热水袋袋体进行修边;第八步:取塑料材料注制螺纹塞盖;第九步:取硅胶材料注制密封垫片;第十步:将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中;第十一步:充气试压检验,向热水袋充人压缩空气进行耐压试验;第十二步:包装。”本案专利说明书在第3页中明确记载步骤10和11可以调换。陈顺弟认为,乐雪儿公司生产、销售,
何建华销售和许诺销售的布塑热水袋侵犯了其本案专利权,遂提起诉讼。请求法院判令:何建华立即停止销售侵权产品,赔偿其经济损失50万元;乐雪儿公司立即停止制造、销售侵权产品,并赔偿经济损失100万元。乐雪儿公司辩称,其被诉侵权方法的步骤6、7和步骤8、10分别与本案专利权利要求1的步骤6、7和步骤10,11顺序相反,且这种步骤顺序的改变产生了不同的技术效果;同时,被诉侵权方法亦不包括本案专利权利要求1的步骤5、8、9,即加工螺纹塞座、螺纹塞盖和密封垫片的步骤,其生产的热水袋中的上述三个部件均为合法外购取得;上述外购部件的加工方法是注塑,其没有义务知晓该加工方法,故其行为不构成侵权。辽宁省沈阳市中级人民法院一审认为,被诉侵权方法的技术特征完全覆盖了本案专利权利要求的全部技术特征,乐雪儿公司的行为侵犯了本案专利权;何建华销售被诉侵权产品,未举证证明其合法来源,不能免除赔偿责任。据此判决何建华停止销售侵权产品,赔偿陈顺弟经济损失及合理费用1万元;乐雪儿公司停止侵权行为,赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元;驳回陈顺弟其他诉讼请求。乐雪儿公司、何建华均不服,提出上诉。辽宁省高级人民法院二审认为,被诉侵权方法的步骤6、7和步骤8、10虽然分别与本案专利权利要求1的步骤6、7和步骤10,11日顺序相反,但其技术特征和技术效果无实质区别,故被诉侵权方法落入本案专利权保护范围。鉴于陈顺弟在二审中放弃了对何建华的诉讼请求,遂判决撤销一审判决中针对何建华的判项内容。乐雪儿公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案,并于2013年12月25日判决撤销原审判决,驳回陈顺弟的全部诉讼请求。
最高人民法院提审认为:方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致在步骤互换时限制等同原则的适用,关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。关于本案专利权利要求1步骤6、7是否与被诉侵权方法的步骤6、7构成等同的问题,从被诉侵权方法此前的加工步骤来看,其已在步骤4中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪,此时修边的主要目的是为了使热水袋美观,接近成品,其减少空间的作用非常有限,而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合,对塞座粘合不会产生实质性影响。因而,这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性,先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响,这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异。故被诉侵权方法调换后的步骤与本案专利权利要求1的步骤6、7属于等同的技术特征。关于本案专利权利要求1的步骤10,11是否与被诉侵权方法的步骤8、10构成等同的问题。本案专利权利要求1的步骤10是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中,步骤11为充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验,后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座。对热水袋进行充气试压检验,需要通过热水袋的口部进行。按照本案专利权利要求1的步骤10,11进行操作,在进行充气试压检验前,必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行。与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比,这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节,导致操作时间延长,效率降低。故将步骤10、11调换后,确实产生了减少操作环节,节约时间,提高效率的技术效果。因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的,调换后的步骤与本案专利权利要求1的步骤10、11不构成等同技术特征。被诉侵权方法未落入本案专利权的保护范围。
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